2013年，我國商標(biāo)法首次規(guī)定了商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償條款，開創(chuàng)了知識產(chǎn)權(quán)法律適用懲罰性賠償制度的先河。商標(biāo)法第六十三條第一款規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。”該規(guī)定具有鼓勵權(quán)利人維權(quán)、遏制惡意侵權(quán)、凈化市場環(huán)境，鼓勵公平競爭的強效功能。然而，自該條款實施以來，人民法院卻極少適用。
一、面臨的困境
1.該條款規(guī)定的某些內(nèi)容缺乏可操作性
首先，該條款對“惡意”的內(nèi)涵未予明確。司法實踐中各地法院對“惡意”內(nèi)涵的理解尚有分歧，將“故意”和“惡意”的內(nèi)涵混為一談。其次，該條款對如何認(rèn)定 “惡意”未予規(guī)定。“惡意”作為侵權(quán)人的一種主觀心理狀態(tài)，具有隱蔽性，這增加了人民法院認(rèn)定“惡意”的難度，如何認(rèn)定“惡意”，各地法院認(rèn)識不一。再次，該條款對“情節(jié)嚴(yán)重”的情形未作規(guī)定。人民法院對侵權(quán)情節(jié)達(dá)到何種程度才符合“情節(jié)嚴(yán)重”很難界定，對何種侵權(quán)情節(jié)構(gòu)成了“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)識模糊。最后，該條款對如何確定商標(biāo)許可使用費的合理倍數(shù)未予規(guī)定。人民法院對商標(biāo)許可使用費的合理倍數(shù)的具體范圍、哪些因素影響合理倍數(shù)的確定等問題存在困惑。
2.權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失難以確定
一般情況下，權(quán)利人能夠舉證證明侵權(quán)行為發(fā)生的事實和其營業(yè)收入狀況，但在證明侵權(quán)時間、侵權(quán)行為與權(quán)利人受損之間的因果關(guān)系、因侵權(quán)行為致使權(quán)利人受損的原因力比例等方面存在較大困難。商標(biāo)侵權(quán)行為多為持續(xù)行為，權(quán)利人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為的時間往往晚于侵權(quán)行為開始時間，侵權(quán)行為何時開始較難證明，侵權(quán)期間難以確定。社會生活中，因權(quán)利人經(jīng)營有方、商標(biāo)知名等原因，權(quán)利人被侵權(quán)期間的營業(yè)收入不降反升的現(xiàn)象時有發(fā)生，此種情況下，權(quán)利人無法證明侵權(quán)行為與權(quán)利人受損之間存在因果關(guān)系。另外，權(quán)利人被侵權(quán)期間的營業(yè)收入減少的原因通常是多方面的，不僅包括涉案侵權(quán)行為，還包括經(jīng)營不善、市場波動、其他侵權(quán)人同時侵權(quán)等因素，如何證明因侵權(quán)行為致使權(quán)利人受損的原因力比例，亦是權(quán)利人難以解決的問題。
3.侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益難以確定
通常情況下，與侵權(quán)行為相關(guān)的合同、財務(wù)賬簿等證據(jù)掌握在侵權(quán)人手中，權(quán)利人難以舉證證明侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益。在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證而無法證明的情況下，法院可將舉證責(zé)任分配給侵權(quán)人。實踐中，絕大部分侵權(quán)人因存在逃避侵權(quán)責(zé)任、擔(dān)心暴露偷稅漏稅等心理，不愿向法院提交其侵權(quán)期間真實、完整的賬務(wù)賬簿等證據(jù)，導(dǎo)致法院無法查清侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益。即使少數(shù)侵權(quán)人提交了賬務(wù)賬簿等證據(jù)，因這些證據(jù)系侵權(quán)人單方制作，在缺乏其他證據(jù)佐證的情況下，法院對這些證據(jù)的真實性難以采信，這也導(dǎo)致法院難以查清侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益。
4.商標(biāo)許可使用費難以確定
司法實踐中，人民法院在確定商標(biāo)許可使用費時存在較大困難。主要表現(xiàn)為：有的權(quán)利人沒有許可過他人使用涉案商標(biāo)；有的權(quán)利人雖許可過他人使用商標(biāo)，但由于約定的商標(biāo)許可使用費較低，其不愿向法院提交《商標(biāo)許可使用合同》作為參照；有的權(quán)利人雖提交了《商標(biāo)許可使用合同》，但未能舉證證明該合同的真實性或?qū)嶋H履行情況；還有的權(quán)利人提交了《商標(biāo)許可使用合同》，但該合同中的許可期限、許可地域與涉案侵權(quán)行為的侵權(quán)期間、侵權(quán)地域存在不同；還有的權(quán)利人提交了《商標(biāo)許可使用合同》，但該合同許可的商標(biāo)不僅包括涉案商標(biāo)，還包括其他商標(biāo)，許可的權(quán)利不僅包括商標(biāo)許可使用權(quán)，還包括其他相關(guān)權(quán)利。前三種情況下，人民法院無法確定商標(biāo)許可使用費；后兩種情況下，由于《商標(biāo)許可使用合同》中的許可時間、許可地域、許可對象、許可權(quán)利類型等與涉案侵權(quán)行為的侵權(quán)期間、侵權(quán)地域、侵權(quán)對象、侵權(quán)類型等不盡相同，權(quán)利人與他人約定的商標(biāo)許可使用費對涉案不具有直接參照性。
5.法官適用該條款的主動性難以調(diào)動
從客觀方面來看，法官適用該條款面臨著上述諸多困難，需要采取法律解釋、調(diào)查取證、辦理證據(jù)保全、適用舉證妨礙制度等多種非常規(guī)裁判方法加以解決，不僅耗時耗力，而且對法官的能力提出了更高要求。在當(dāng)前案件數(shù)量多、審限要求嚴(yán)、質(zhì)量要求高、辦案壓力大的情況下，法官沒有足夠的時間、精力和相應(yīng)的能力適用該條款。從主觀方面來看，法官適用法定賠償條款，既能提高辦案效率，又能規(guī)避法律風(fēng)險，還能給法官更大的自由裁量權(quán)。在法定賠償條款和懲罰性賠償條款之間，法官更愿意適用法定賠償條款。
二、解決問題的出路
1.制定相關(guān)司法解釋
制定相關(guān)司法解釋，對該條款的某些內(nèi)容作出明確具體規(guī)定。首先，應(yīng)明確“惡意”的內(nèi)涵。“惡意”的過錯程度應(yīng)比“間接故意”更嚴(yán)重，將“惡意”明確為“直接故意”，即侵權(quán)人明知侵權(quán)并積極追求侵權(quán)損害后果的發(fā)生，更符合立法原意；其次，對如何認(rèn)定“惡意”應(yīng)作出規(guī)定。侵權(quán)人的主觀心理狀態(tài)一般通過其實施的侵權(quán)行為表現(xiàn)出來，故應(yīng)通過審查侵權(quán)行為的具體情節(jié)來認(rèn)定侵權(quán)人主觀心理狀態(tài)是否為“惡意”。這些情節(jié)應(yīng)包括：涉案注冊商標(biāo)的知名度大小、侵權(quán)人對涉案注冊商標(biāo)是否熟知、侵權(quán)人在收到權(quán)利人維權(quán)警告函后或受到行政處罰后有無繼續(xù)侵權(quán)、侵權(quán)人因侵權(quán)行為被法院判決承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任后有無重復(fù)侵權(quán)等；再次，對“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定應(yīng)作開放式列舉規(guī)定，這些情形應(yīng)包括：侵犯有一定影響的商標(biāo)或馳名商標(biāo)的行為、侵犯涉及消費者人身健康、公共利益的商標(biāo)權(quán)行為、侵權(quán)時間長達(dá)三年以上、侵權(quán)行為跨省級行政區(qū)域、給權(quán)利人帶來三萬元以上損失等；最后，對如何確定商標(biāo)許可使用費的合理倍數(shù)應(yīng)予規(guī)定。人民法院應(yīng)將權(quán)利人提交的《商標(biāo)許可使用合同》中所涉的許可區(qū)域、許可時間、許可規(guī)模等與侵權(quán)地域、侵權(quán)期間、侵權(quán)規(guī)模等進(jìn)行對比，結(jié)合兩地經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r差別、涉案商標(biāo)的價值變化等因素，合理確定商標(biāo)許可使用費的具體倍數(shù)。
2.鼓勵權(quán)利人積極舉證
鼓勵權(quán)利人主動請求適用懲罰性賠償條款，積極舉證證明其因被侵權(quán)所受損失或商標(biāo)許可使用費合理倍數(shù)。權(quán)利人因被侵權(quán)所受損失包括銷售收入減少的損失、價格降低或成本增加所帶來的利潤損失、市場聲譽損失、維權(quán)合理開支等。權(quán)利人可向法院提交宣傳涉案注冊商標(biāo)的廣告投放量及支付的廣告費、行業(yè)平均獲利情況、侵權(quán)行為發(fā)生前其連續(xù)幾年的營業(yè)收入情況、侵權(quán)期間其營業(yè)收入情況、侵權(quán)行為致其受損的原因力比例分析數(shù)據(jù)、涉案商標(biāo)市場聲譽受損情況、涉案商標(biāo)許可使用費、商標(biāo)許可使用地與侵權(quán)行為發(fā)生地經(jīng)濟發(fā)展對比情況調(diào)查表、維權(quán)合理開支等證據(jù)，最大限度地證明其因被侵權(quán)所受損失或商標(biāo)許可使用費合理倍數(shù)。
3.廣泛適用訴前證據(jù)保全制度和舉證妨礙制度
為防止侵權(quán)人不愿提交其因侵權(quán)所獲利益證據(jù)的情況，權(quán)利人可在起訴前向法院申請對侵權(quán)人的財務(wù)賬本等證據(jù)進(jìn)行保全，人民法院應(yīng)依法及時作出保全裁定，以查清侵權(quán)人因侵權(quán)行為真實獲利情況。在侵權(quán)人不愿提供證明其真實獲利證據(jù)時，法院可責(zé)令其限期提交，如不提交或提交虛假證據(jù)，法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。訴訟證據(jù)保全制度和適用舉證妨礙制度的廣泛適用，可有效解決因侵權(quán)人不愿舉證導(dǎo)致的侵權(quán)獲利難以查清問題。
4.激勵法官適用該條款的積極性
一方面，加強對法官的教育，要站在知識產(chǎn)權(quán)審判護(hù)航國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的戰(zhàn)略高度，充分認(rèn)識到適用該條款的良好社會效用，增強法官適用該條款的社會責(zé)任感。同時，加大對法官的培訓(xùn)力度，加強學(xué)習(xí)和研究，提高法官適用該條款的業(yè)務(wù)能力。另一方面，要優(yōu)化法官績效考核制度，對于因調(diào)查取證等原因造成的審限扣除等情況，在考核法官業(yè)績時不予扣分。同時，把適用商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償條款的案件作為案情復(fù)雜、社會效果好的案件，在考核法官業(yè)績時予以適當(dāng)加分。通過采取上述措施，解決法官沒有時間和精力用、沒有能力用、不愿意適用的問題，激發(fā)法官適用該條款的積極性。
三、應(yīng)注意的問題
1.法院不能主動適用懲罰性賠償條款
權(quán)利人在訴請中未要求適用懲罰性賠償條款的，根據(jù)“不告不理”原則，法院不能主動適用懲罰性賠償條款。在案件審理過程中，法官如發(fā)現(xiàn)本案可能符合適用懲罰性賠償條款條件的，可向權(quán)利人釋明，由權(quán)利人決定是否變更訴訟請求，如需變更訴訟請求，應(yīng)在一審辯論終結(jié)前提出。
2.權(quán)利人在適用法定賠償條款和適用懲罰性賠償條款之間只能選擇其一
由于適用法定賠償條款和適用懲罰性賠償條款的條件不同、證明責(zé)任不同、請求賠償?shù)臄?shù)額不同，權(quán)利人不得既要求適用法定賠償條款又要求適用懲罰性賠償條款，只能選擇其一。權(quán)利人也不得在請求法院適用法定賠償條款后，另行起訴請求法院適用懲罰性賠償條款。
3.侵權(quán)人因同一侵權(quán)行為受到行政處罰或承擔(dān)刑事罰金責(zé)任后，權(quán)利人仍可以要求適用懲罰性賠償條款
商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償條款的功能側(cè)重于保障權(quán)利人的損失得到充分賠償，行政機關(guān)對侵權(quán)人處罰或人民法院判處侵權(quán)人刑事罰金的功能側(cè)重于維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟秩序。由于兩者實現(xiàn)功能的側(cè)重點不同、侵權(quán)人承擔(dān)責(zé)任的方向不同，故侵權(quán)人因同一侵權(quán)行為受到行政處罰或承擔(dān)刑事罰金后，權(quán)利人仍可要求適用懲罰性賠償條款。